4月24日，广东省广州市中级人民法院一审审理了一起备受关注的商标权纠纷案，依法认定某国外运动品牌销售商存在恶意“反向混淆”行为，构成侵犯他人注册商标专用权，判决其停止侵权并赔偿原告人民币9800万元。

    这一案件给诸多意在开拓中国市场的“洋品牌”们提了个醒：公平竞争，请先敲敲知识产权的大门。

    洋品牌跑步入场 中文名朗朗上口

    “NEW BALANCE”品牌于1906年在美国马拉松之城波士顿创立，是国外知名的运动鞋品牌，被公认为世界“四大跑鞋”之一。因为被众多成功企业家和政治领袖所青睐，在美国及许多国家其被誉为“总统慢跑鞋”、“慢跑鞋之王”，经营该品牌的公司是全美排名第二的鞋业公司。

    2006年，上海新百伦公司成立，主要负责在国内销售“NEW BALANCE”运动鞋系列产品，并很快占领了跑鞋市场很大的份额。在此过程中，为了适应中国市场文化，该公司选择了使用“新百伦”的中文名进行宣传和营销，在其宣传产品的广告中使用“新百伦New Balance”标识。随着该品牌市场拓展，“新百伦”就是“NEW BALANCE”的概念已经被中国消费者熟知并广泛接受。在各类搜索引擎中，以“百伦”、“新百伦”为关键词的搜索结果也都指向“NEW BALANCE”的产品。不到十年时间，中文名“新百伦”已经迅速为中国消费者所熟悉和认知。

    “新百伦”名花有主

    “慢跑王”前路受阻

    正当“新百伦”知名度越来越高的时候，有人却因为失去了“存在感”而苦恼，而且此人还声称“新百伦”是地地道道的“冒牌货”，还把新百伦公司告上了法庭。

    原告周某是广东人，也是“百伦”、“新百伦”注册商标的专用权人。其中，第865609号“百伦”注册商标核定使用在第25类“服装，鞋，帽”等商品上，于1996年8月获准注册，该商标于2004年4月经核准转让给周某。第4100879号“新百伦”注册商标核定使用在第25类“服装，鞋，帽”等商品上，周某于2008年1月获准注册该商标。同时，周某设立了企业，生产以“百伦”、“新百伦”为商标的男鞋产品，并在大型商场设有销售专柜。

    原告诉称，被告在销售过程中，把“新百伦”作为商标标识使用，在网店中也以“新百伦New Balance”来标识产品，在专卖店所出具的购物小票中标识“感谢您购买新百伦产品”，导致大量消费者和经营者误认为“新百伦”商标就是被告新百伦公司产品的中文商标，甚至有顾客经常询问其产品是否是“NEW BALANCE”。原告据此认为，被告的行为割裂了作为商标权人的原告和“新百伦”注册商标之间的特定联系，抑制了原告建立和拓展“百伦”、“新百伦”商标价值的空间，构成商标侵权。原告起诉要求被告新百伦公司立即停止侵权、消除影响，并且还要赔偿损失9800万元及支付维权的合理费用。

    明知不当执意为

    恶意使用难辞咎

    诉讼中，被告新百伦公司答辩称，前述使用方式是使用其企业字号“新百伦”、是将“新百伦”用作“NEW BALANCE”商品的中文名称，没有将“新百伦”作为企业字号在商品上突出使用，属于善意使用，并主张其使用“新百伦”销售商品时间远远早于原告使用“新百伦”商标销售商品的时间，且其使用方式没有使消费者或相关公众产生任何混淆，并没有构成侵权。

    但是，法院经审理查明，“百伦”商标早已于1996年获得注册，可以很容易通过公开渠道查知这一信息。不仅如此，被告的关联公司（新平衡公司）曾于2007年12月要求商标局驳回原告对“新百伦”商标的注册申请，但是没有被采纳。这说明被告新百伦公司是明知“百伦”及“新百伦”商标的注册情况，但其仍选择使用 “新百伦”来标识及宣传其产品。而且，在原告获得“新百伦”商标注册后，被告仍继续在销售及宣传中广泛地使用“新百伦”标识，因此不能认定被告对“新百伦”字样的使用属于善意的使用。被告新百伦公司在标识及宣传其产品时并未使用其企业名称全称，而突出使用“新百伦”字样的行为有悖于诚信，其主张对“新百伦”享有在先权利的意见无法成立。

    被告还主张“新百伦”是其产品名称的“NEW BALANCE”翻译，但“NEW BALANCE”的中文意译为“新平衡”，且被告新百伦公司亦称其关联公司“New Balance Athletic Shoe,Inc.”为“新平衡运动鞋公司”，也称其产品之前名称为“纽巴伦”，所以被告新百伦公司以其所使用“新百伦”是其产品名称“NEW BALANCE”的翻译为由主张其未侵犯原告“百伦”、“新百伦”注册商标权的意见不能成立。

    反向混淆属侵权

    获利巨大应赔偿

    法院认为，被告新百伦公司使用“新百伦”标识的方式主要是在实体专卖店、网络旗舰店中销售产品及在官方网站和视频广告中宣传产品时使用 “新百伦”标识，包括在其网络旗舰店上销售其运动鞋系列商品时，商品图片下方使用“新百伦”来介绍商品；在其实体专卖店销售鞋类产品时，在销售小票中使用“新百伦”字样；在官方网站、新浪微博、宣传手册及视频广告中宣传商品时使用了“新百伦”字样。这些行为均属将“新百伦”字样用于标识商品来源的行为，亦即商标使用行为。

    法院认为，被告的运动鞋产品与原告“百伦”、“新百伦”注册商标核准范围的“鞋（脚上的穿着物）”商品属于类似产品，且被告使用“新百伦”与原告“百伦”注册商标构成相似、与原告“新百伦”注册商标相似，被告通过一系列的宣传促销活动，使“新百伦”具有较强的显著性，形成一定的市场占有率，原告已举证证实在百度和淘宝网上搜索关联词“百伦”和“新百伦”时，所提供的链接和信息基本指向被告产品。可见，被告将“新百伦”用于其产品容易导致相关公众将标识有“百伦”、“新百伦”的产品误认为是被告新百伦公司的产品，这种类型的混淆将使“百伦”、“新百伦”注册商标失去其基本的识别功能，原告借“百伦”、“新百伦”注册商标谋求市场声誉、塑造品牌形象的空间和价值也受到抑制，故应认定被告使用“新百伦”的行为构成对原告“百伦”、“新百伦”商标的侵权。

    被告未规范地使用其企业名称，且未善意地主动避免使用与他人的注册商标相同或相近似的标识，以避免相关公众的混淆、误认和市场无序，其对“新百伦”字样的使用行为，构成对原告“百伦”及“新百伦”注册商标的侵权，其关于合理使用及在先使用的抗辩意见均依据不足。从法院所保全的被告财务证据来看，被告自2011年至2013年11月期间的净利润约达1.958亿元。可见，被告通过其侵权行为获利巨大，应承担相应的侵权责任。

    ■法官说法

    被告恶意使用“新百伦”构成侵权

    点评法官：广东省广州市中级人民法院副院长  余明永

    此案被告恶意使用“新百伦”构成侵权，有以下三个问题值得关注：

    一、案件所涉联合商标的保护问题

    联合商标，一般而言，是指某一个商标所有者，在相同的商品上注册几个近似的商标，或在同一类别的不同商品上注册几个相同或近似的商标，这些相互近似的商标被称为联合商标。联合商标的注册，主要目的是在主商标周围建立起一道防火墙，起到积极的主动防卫作用，阻止他人注册和使用近似商标，使动机不纯者无隙可钻。

    此案中，原告对“百伦”及“新百伦”两个商标享有注册商标专用权，并主张两个商标之间是联合商标的关系，其中“百伦”商标获准注册的时间是1996年，“新百伦”商标获准注册的时间是2008年。两个涉案商标文字相似，权利人相同，核准使用范围相同，且均被用于同一类型的鞋类产品上，两者符合联合商标的要件，应获得相应的保护。被告在使用“新百伦”标识前，“百伦”注册商标早已获准注册，且该商标并无通用含义，属于臆造词，具备商标法意义上的显著性，而被告在使用“新百伦”标识前，完全可通过公开渠道了解相似或相同商标的注册情况，更应谨慎使用商标标识，但其无视早已注册的“百伦”商标，甚至在其关联公司对“新百伦”商标的异议被裁定不能成立后，仍持续使用“新百伦”标识来介绍和宣传其产品，而非主动避免混淆的可能，这一行为不利于商业市场的有序发展。

    二、被告恶意使用“新百伦”商标

    被告恶意使用“新百伦”，原因如下：

    首先，被告对“新百伦”字样的使用行为有悖于诚信。被告新百伦公司的关联公司新平衡公司曾对涉案“新百伦”商标的注册提出异议，被告在新平衡公司对“新百伦”商标提出的异议被国家工商行政管理总局商标局裁定不成立的情况下，应知原告对“新百伦”商标享有权利，但其仍在标识及宣传其产品时持续使用“新百伦”字样而非规范地使用其企业名称，从而导致相关公众混淆的可能性，所以，被告此种使用行为有悖于诚信。

    其次，“新百伦”与“NEW BALANCE”之间并没有唯一对应关系。“新百伦”既非“NEW BALANCE”的中文意译“新平衡”，也非“NEW BALANCE”的中文音译，被告新百伦公司也称产品曾被称为“纽巴伦”。被告新百伦公司使用“新百伦”而非仅用其已获得授权使用的“NEW BALANCE”商标来标识和宣传其产品的这一行为，现有证据不足以认定其具有善意和必然性。

    最后，被告的侵权行为后果严重。一方面，被告使用“新百伦”这一中文标识来介绍和宣传其产品，是国外产品进入中国市场的快速途径，从被告的经营规模和专卖店的数量亦可见其影响力。另一方面，被告的侵权行为获利巨大。被告新百伦公司作为品牌运营公司，其获利直接受到品牌效应的影响。从被告2011年度《审计报告》、 2012年度《审计报告》及其出具的《利润表》可知，被告自2011年至2013年11月期间的净利润约达1.958亿元。

    三、此案属于销售过程中侵权

    原告在案件中主张被告在销售和宣传过程中使用“新百伦”的行为构成侵权。从现有证据来看，被告在实体专卖店及网络旗舰店中用“新百伦”来介绍其产品，并在官方网站、视频广告及宣传手册上使用“新百伦”来宣传其产品，但其产品及产品的外包装上并无使用“新百伦”字样。因此，被告的产品本身并不侵权，但其销售和宣传的行为构成对原告商标的侵权。

    被告采取上述侵权行为，已经获取了巨大利益，理应判决被告停止侵权、消除影响、赔偿损失。鉴于被告因不正当使用原告新百伦商标已获取巨额利润，法院依法判决赔偿9800万元，同时还判令被告在其开设的新百伦（中国）官方网站首页及其在天猫商城开设的“New Balance旗舰店”、“newbalance童鞋旗舰店”的首页刊登声明，内容须经法院审定。

    ■专家点评

    谨防反向混淆

    保护市场良性竞争

    点评专家：暨南大学法学院教授  徐  瑄

    此案的混淆与传统商标法所指的混淆恰恰相反，属于反向混淆。反向混淆一般发生于原告注册商标比被告的商标知名度低的情况，这种情况下，消费者不太可能会认为商标使用人提供的商品或服务来源于注册商标权人，反而可能会误认为注册商标权人提供的商品或服务来源于商标使用人。反向混淆发生，商标法如果不制止，就会使知名企业在使用他人的注册商标时毫无顾忌，从而发生弱肉强食的不公平竞争后果，扰乱了正常的社会竞争秩序。

    就此案来看，被告作为一家近三年平均营业额均达数亿元的大型品牌企业，对其在标识和宣传自身产品时所使用的商标负有审慎义务，其应主动避免所使用的标识与他人的注册商标相同或相近似，以避免相关公众的混淆、误认和市场无序。但被告在相似产品上使用与原告两注册商标分别相似和相同的标识，原告方已举证证明在百度和淘宝网上搜索关键词“百伦”和“新百伦”，所出现的链接和信息基本指向被告新百伦公司“NEW BALANCE”产品，这说明由于被告被授权使用的商标“NEW BALANCE”的知名度比原告“百伦”、“新百伦”注册商标的知名度大，在其于销售和宣传产品过程中使用“新百伦”字样时，消费者不会认为被告销售的产品来源于原告，反而误认为原告提供的产品来源于被告。

    这种反向混淆会显著削弱原告利用涉案商标建立商业声誉和开拓市场的目的，导致原告注册商标的识别力被扭曲或遮蔽。被告在全国有数百家专卖店，其通过经营会慢慢蚕食原告的注册商标，相关消费者可能会认为是原告在侵犯被告的商标权，从而给注册商标造成实质性损害。反向混淆在给中小企业的发展机会造成损害的同时，也容易损害以消费者利益为代表的社会公共利益。

    此案更重大的意义在于，提醒国内企业知名品牌的商标权人，慎防国外企业进入中国市场时，巧立名目的利用商标法上的各种混淆，窃取国内企业名牌商品的商誉价值，将国内企业的品牌价值窃为己有，导致知名企业经营多年的品牌价值被侵权而被窃取。也要慎防国外企业把这种混淆方式作为进入中国市场的快速途径，破坏中国公平竞争的市场建设。

    此案是广州中院有史以来判赔侵权额度最高的案件，体现了法院在保护商标权、惩罚商标侵权行为的力度。此案的审理也体现了广州中院在适用商标法、区分各种形式的混淆和反向混淆的辨别能力和水平。

信息来源：人民法院报